知識產(chǎn)權(quán)權(quán)利邊界的具有不同于一般物權(quán)的模糊性，容易使得部分知識產(chǎn)權(quán)權(quán)利人產(chǎn)生投機心理，使得知識產(chǎn)權(quán)有被部分權(quán)利人濫用的可能。筆者系2003年中國首例請求確認(rèn)不侵犯商標(biāo)權(quán)（中國社會科學(xué)出版社訴被告英國費德里克.沃恩公司請求確認(rèn)“彼得兔Peter Rabbit”不侵權(quán)）的代理律師，自首例“彼得兔”案發(fā)生以來的十多年里，確認(rèn)不侵權(quán)之訴實踐不僅在司實踐中獲得長足的進(jìn)展，而且在最高法院司法解釋以及民事案件案由規(guī)定里都有所確立其“操作標(biāo)準(zhǔn)”。然而，一般的請求確認(rèn)不侵權(quán)之訴在訴訟程序上由被警告的侵權(quán)人先行提起，而本文作者評述這起典型案例，是被控侵權(quán)人施華洛世奇（上海）貿(mào)易有限公司(作者系該公司代理律師) 巧妙地在原告起訴侵權(quán)之后，充分利用了法院要求的訴前調(diào)解程序，易守為攻，成功使另一案件當(dāng)事人美泰資本公司在其作為原告最先起訴的知識產(chǎn)權(quán)訴訟中根本喪失了其程序優(yōu)勢并導(dǎo)致其最終放棄了實體權(quán)利之訴訟請求。

案情簡介

美泰資本公司（注冊地為開曼群島的離岸公司）將中國傳統(tǒng)文化中“囍”的紅色剪紙圖形作為商標(biāo)圖案在有關(guān)商品和服務(wù)類別注冊商標(biāo)并或核準(zhǔn)。其子公司上海美泰投資管理有限公司（下稱“上海美泰公司”）作為被許可使用人以原告身份向上海市黃浦區(qū)法院（下稱”黃浦法院”）起訴施華洛世奇（上海）貿(mào)易有限公司（下稱“施華洛世奇公司”）商標(biāo)侵權(quán)，理由是施華洛世奇公司于2013年中國春節(jié)前后在上海浦東等經(jīng)營場所的店堂布置內(nèi)含有其“囍”形狀的紅色剪紙圖案，侵犯了美泰資公司的注冊商標(biāo) （該項使用是否構(gòu)成實體侵權(quán)并不在本文討論內(nèi)容之內(nèi)），上海美泰公司在訴訟請求中提出了較高的侵權(quán)損害賠償。然而，上海美泰公司據(jù)以起訴的程序性文件（授權(quán)委托書和被許可使用情況）有瑕疵，黃浦法院并未直接受理。原被告雖然并無明顯的調(diào)解意向或基礎(chǔ)，在沒有簽發(fā)正式案件受理通知書的情況下，黃浦法院仍然召集原被告進(jìn)行訴前調(diào)解， 導(dǎo)致該訴前調(diào)解客觀上成為正式訴訟的前置程序。

施華洛世奇公司旋即以商標(biāo)權(quán)人美泰資本公司為被告，向上海市轄區(qū)下另一法院浦東新區(qū)人民法院（下稱“浦東法院”）提起商標(biāo)請求確認(rèn)不侵權(quán)之訴并要求美泰資本承擔(dān)較高的法律費用及損失賠償。浦東法院依法受理后在黃浦法院正式受理美泰資本侵權(quán)訴訟之前組織了證據(jù)交換。最后施華洛世奇公司和美泰資本公司在浦東法院達(dá)成法院主持下的民事調(diào)解：雙方均放棄向?qū)Ψ降乃髻r并放棄其它并行的法律行動。本案中作為原告最先起訴的美泰資本公司實際上喪失了其在黃浦法院最先提起的商標(biāo)侵權(quán)之訴的“先發(fā)性”程序優(yōu)勢，因而進(jìn)一步喪失了其談判的砝碼，最終放棄了所有實體權(quán)利之訴訟請求。

案情解讀

施華洛世奇公司巧妙地在本案知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)之訴里利用訴前調(diào)解制度的軟肋和缺陷，及時對適格的被告提起了確認(rèn)不侵權(quán)之訴，根本轉(zhuǎn)換了最初原被告的攻守狀態(tài)，獲得了訴訟程序上的先發(fā)制人優(yōu)勢。我們也可以從本案中看到在知識產(chǎn)權(quán)訴訟中一味追尋訴前調(diào)解可能造成以下問題：

1. 此類訴前調(diào)解程序 造成管轄法院的不確定性

由于黃浦法院并沒有簽發(fā)正式的案件受理通知書，上海美泰公司在黃浦法院提起的商標(biāo)侵權(quán)訴訟并未正式被黃浦法院受理立案。因為在侵權(quán)訴訟中的被控侵權(quán)方完全有程序性的權(quán)利在指控侵權(quán)方正式提起民事訴訟之前在被指控侵權(quán)方選擇的管轄地（往往是可能有利于被控侵權(quán)方的管轄法院）提起請求確認(rèn)不侵權(quán)之訴，這類“調(diào)而不訟”的做法本身就給相當(dāng)數(shù)量的知識產(chǎn)權(quán)訴訟造成管轄法院的不確定性，這也給本案例中施華洛世奇公司在浦東法院進(jìn)行“反擊”性質(zhì)的請求確認(rèn)不侵權(quán)訴訟被法院程序性受理創(chuàng)造了機會。

而事實上，這種“調(diào)而不訟”的狀態(tài)不僅讓指控侵權(quán)方無以應(yīng)對潛在的管轄挑戰(zhàn)，對被控侵權(quán)方也同樣是不公平的。如本案中，黃浦法院沒有正式立案，如果施華洛世奇公司沒有選擇提起的請求不侵權(quán)訴訟或者該訴訟未被浦東法院所受理，它只能一味地被動等待。這將導(dǎo)致施華洛世奇公司正常經(jīng)營長期處于不確定、不穩(wěn)定的狀態(tài)，嚴(yán)重危及被控侵權(quán)方的正常經(jīng)營秩序及商業(yè)利益。

2. 訴前調(diào)解造成部分知識產(chǎn)權(quán)訴訟當(dāng)事人組成的不確定，實際上拖延了矛盾的解決

就程序性訴訟策略而言，知識產(chǎn)權(quán)訴訟當(dāng)事人往往愿意選擇對其自身最便利的實體或者能給對方訴訟程序造成最大程序性障礙的實體作為原告或者被告參與訴訟。 本案中由于美泰資本公司和施華洛世奇公司訴訟策略根本不同，導(dǎo)致雙方在侵權(quán)之訴和請求確認(rèn)不侵權(quán)之訴中，原被告位置雖然貌似互為對換，但實際訴訟當(dāng)事人卻不盡相同。施華洛世奇公司雖然參與了上海美泰公司在黃浦法院的訴前調(diào)解程序，但卻選擇以美泰資本公司（離岸公司）作為請求確認(rèn)不侵權(quán)之訴的被告。

雖然根據(jù)已有的司法解釋和審判意見[1]：“ 相同主體之間的不侵權(quán)之訴，獨立于侵權(quán)訴訟而存在，為了避免就同一事實的案件為不同法院重復(fù)審判，后立案的法院在得知有關(guān)法院先立案的情況后，應(yīng)當(dāng)在七日內(nèi)裁定將案件移送先立案的法院合并審理”，但由于本案的侵權(quán)之訴和請求確認(rèn)不侵權(quán)之訴當(dāng)事人并不完全相同，兩個不同法院的訴訟并不是在同一對當(dāng)事人之間發(fā)生的，程序上屬于不同主體之間的糾紛。 因此，前后受理侵權(quán)和不侵權(quán)訴訟請求的法院即便有意移送管轄也會面臨實際上的困難。

3. 知識產(chǎn)權(quán)訴訟相對與一般民事訴訟具有相當(dāng)?shù)膶I(yè)性，一味推進(jìn)訴前調(diào)解往往會產(chǎn)生適得其反的作用。

案外反思

1. 就上海美泰投資管理有限公司提起的商標(biāo)侵權(quán)訴訟而言，我們認(rèn)為黃浦區(qū)法院錯誤的適用了訴前調(diào)解程序，將本應(yīng)不予受理的案件按照訴前調(diào)解進(jìn)行處理，使案件長期處于不撤不立不調(diào)的狀態(tài)。因此，在知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)訴訟中應(yīng)尤其謹(jǐn)慎適用訴前調(diào)解程序。 我們認(rèn)為，訴前調(diào)解程序應(yīng)當(dāng)遵循幾個重要原則：當(dāng)事人自愿原則，資源合理配置原則和快捷原則。在廣大和民生相關(guān)的訴訟案件中，訴前調(diào)解或者訴調(diào)對接制度往往有其處理人民矛盾糾紛的優(yōu)勢。但是，由于知識產(chǎn)權(quán)的特殊性和專業(yè)性，當(dāng)事人往往是經(jīng)過專業(yè)指導(dǎo)意見深思熟慮后再選擇進(jìn)行訴訟維權(quán)的；很多知識產(chǎn)權(quán)訴訟請求所依據(jù)的證據(jù)復(fù)雜、程序繁多（如糾纏著知識產(chǎn)權(quán)無效程序或者撤銷程序），更有些知識產(chǎn)權(quán)訴訟請求伴隨著行為保全、訴前禁令或者財產(chǎn)保全的申請，不分青紅皂白一律追求所謂的訴前調(diào)解不僅于事無補浪費司法資源，更會造成諸如本案中新發(fā)生的“報復(fù)性”或者“抵御性”訴訟，反而不有利于糾紛更快更經(jīng)濟地解決。

2. 就訴訟策略而言，作為侵權(quán)訴訟的被告，除了傳統(tǒng)侵權(quán)抗辯策略以外，還可以考慮“進(jìn)攻性”訴訟策略以期待制衡或抵銷原告的訴訟請求。施華洛世奇認(rèn)為黃浦法院不當(dāng)?shù)膯恿嗽V前調(diào)解程序，使案件處于不立案不撤案也無法調(diào)解的狀態(tài)，為了讓當(dāng)事人的法律關(guān)系盡早確定下來，并且也為了贏得在訴訟程序天平上的砝碼掌握主動權(quán)，施華洛世奇公司果斷地積極“進(jìn)攻”以商標(biāo)權(quán)人為被告提起請求確認(rèn)不侵權(quán)之訴最終迫使對方放棄不合理的訴訟請求。在本案中施華洛世奇公司就是恰當(dāng)?shù)剡\用了“進(jìn)攻性”訴訟策略，扭轉(zhuǎn)了不利的被訴侵權(quán)的狀態(tài)并大大地獲得了通過談判解決糾紛的籌碼。

注：1 最高法院司法解釋（[2004]民三他字第4號），最高法院關(guān)于在經(jīng)濟審判中嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國民事訴訟法》的若干規(guī)定第2條。

文章來源：金杜律師事務(wù)所