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【作者】IP法寶知產(chǎn)專題編輯組

【來源】IP法寶（ip.pkulaw.cn）

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7月3日，最高人民法院知識產(chǎn)權(quán)法庭（簡稱最高法知產(chǎn)庭）針對VMI荷蘭公司(VMI HOLLAND B.V.)（簡稱VMI公司）、固鉑（昆山）輪胎有限公司（簡稱固鉑公司）與薩馳華辰機械（蘇州）有限公司（簡稱薩馳公司）確認不侵害專利權(quán)糾紛一案作出終審裁定，裁定駁回VMI公司和固鉑公司的上訴，維持一審駁回起訴的裁定。

本案是最高法知產(chǎn)庭首例專利確認不侵權(quán)案件，其對專利確認不侵權(quán)之訴的受理條件給予了明確的法律適用指引和闡述，構(gòu)成知識產(chǎn)權(quán)類請求確認不侵權(quán)訴訟的重要指導(dǎo)案例。

2018年5月24日，薩馳公司向蘇州市知識產(chǎn)權(quán)局提交專利侵權(quán)糾紛處理請求，稱固鉑公司使用VMI公司的MAXX型號輪胎一次法成型機（簡稱MAXX輪胎成型機）侵犯其專利號為ZL201420660550.1的實用新型專利權(quán)（簡稱涉案專利權(quán)）。蘇州市知識產(chǎn)權(quán)局基于案件管轄原因于6月12日將該行政投訴案件移送至江蘇省知識產(chǎn)權(quán)局，后者于7月5日受理該糾紛處理請求。

2018年8月15日，江蘇省知識產(chǎn)權(quán)局出具中止處理通知書，因國家知識產(chǎn)權(quán)局專利復(fù)審委員會受理了固鉑公司提出的涉案專利權(quán)無效宣告請求，故江蘇省知識產(chǎn)權(quán)局接受固鉑公司的請求，決定中止處理該案件。

2018年9月24日，VMI公司向薩馳公司郵寄催告函，稱薩馳公司向蘇州市知識產(chǎn)權(quán)局提起行政投訴，使得VMI公司和其中國客戶的生產(chǎn)經(jīng)營處于極為不穩(wěn)定狀態(tài)，要求薩馳公司撤回行政投訴或依法提起侵權(quán)訴訟。

薩馳公司于2018年9月26日簽收了該函件，并于9月30日向VMI公司回函，稱其將會提起針對任何包括固鉑公司和VMI公司在內(nèi)的侵權(quán)者的訴訟或行政投訴。10月19日，江蘇省蘇州市中級人民法院（簡稱蘇州中院）收到薩馳公司起訴VMI公司和固鉑公司侵犯其涉案專利權(quán)的訴訟材料，并于11月7日立案受理了該專利侵權(quán)訴訟。

2018年10月29日，VMI公司和固鉑公司向蘇州中院提交了確認不侵權(quán)之訴的訴訟材料，蘇州中院于11月7日立案，即為本案。蘇州中院審理后裁定駁回VMI公司和固鉑公司的起訴，二公司不服，提起上訴。最高法知產(chǎn)庭于2019年4月2日立案，4月25日公開開庭審理，7月3日作出終局裁定。

專利確認不侵權(quán)之訴的制度目的在于防止專利權(quán)人濫用警告權(quán)，在專利權(quán)人主張相對方侵權(quán)的同時又不采取法定程序予以解決，使得相對方處于法律關(guān)系不確定狀態(tài)的情形下，賦予相對方以訴權(quán)，可提起確認不侵權(quán)之訴，結(jié)束不確定狀態(tài)。

但為了防止專利確認不侵權(quán)之訴泛濫，《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》（簡稱《專利法司法解釋》）第18條設(shè)置了訴訟的受理條件，即只有在“權(quán)利人向他人發(fā)出侵犯專利權(quán)的警告，被警告人或者利害關(guān)系人經(jīng)書面催告權(quán)利人行使訴權(quán)，自權(quán)利人收到該書面催告之日起一個月內(nèi)或者自書面催告發(fā)出之日起二個月內(nèi)，權(quán)利人不撤回警告也不提起訴訟，被警告人或者利害關(guān)系人向人民法院提起請求確認其行為不侵犯專利權(quán)的訴訟的”情形下，法院才會受理。

在本案中，法院重點考察的也是VMI公司和固鉑公司的起訴是否符合專利確認不侵權(quán)之訴的受理條件，具體爭議焦點包括三點：其一是薩馳公司提起的專利侵權(quán)糾紛處理請求是否構(gòu)成專利法意義上的侵權(quán)警告，其二是薩馳公司提起專利侵權(quán)訴訟的時間如何確定；其三是VMI公司和固鉑公司提起的確認不侵權(quán)之訴的請求是否超越涉案專利權(quán)侵權(quán)糾紛處理請求的范圍。

1.薩馳公司的專利侵權(quán)糾紛處理請求是否構(gòu)成專利法意義上的侵權(quán)警告

對于該問題，一審的蘇州中院和二審的最高法知產(chǎn)庭得出了不同的結(jié)論。

蘇州中院認為，薩馳公司屬于依法維權(quán)行為，不存在濫用知識產(chǎn)權(quán)、不配合或阻礙行政程序正常開展的情形，故薩馳公司的行政投訴不構(gòu)成專利法意義上的侵權(quán)警告。對此。最高法知產(chǎn)庭指出，專利權(quán)人是否濫用其權(quán)利并非認定其行為是否構(gòu)成侵權(quán)警告的前提，蘇州中院對此認定有誤。

最高法知產(chǎn)庭表示，在專利侵權(quán)糾紛中，對于糾紛由專利行政部門處理還是由法院審理，專利權(quán)人有一定的選擇權(quán)，但無論該糾紛由專利行政部門處理還是由法院審理，關(guān)鍵均在于確定被控侵權(quán)產(chǎn)品或方法是否落入涉案專利權(quán)的保護范圍。在本案中，專利權(quán)人薩馳公司請求行政部門處理專利侵權(quán)糾紛，該請求僅針對使用MAXX輪胎成型機的固鉑公司，但其處理結(jié)果可能直接影響未作為被請求人的當事人，即MAXX輪胎成型機的生產(chǎn)者VMI公司的利益。因此，應(yīng)將薩馳公司提起的專利侵權(quán)糾紛處理請求認定為屬于《專利法司法解釋》第18條所稱的侵權(quán)警告。

由最高法知產(chǎn)庭的這一認定可知，《專利法司法解釋》第18條所稱的侵權(quán)警告不限于書面的警告函，只要是權(quán)利人的行為能使被控侵權(quán)人或利害關(guān)系人處于是否侵權(quán)的不確定狀態(tài)，就足以啟動確認不侵權(quán)之訴，因此，向行政部門投訴也可能會被視為侵權(quán)警告。這一做法在此前的案例中也有所體現(xiàn)，如，在中國社會科學(xué)出版社與費德里克·沃恩有限責任公司確認不侵犯注冊商標專用權(quán)案（參見北京市高級人民法院（2005）高民終字第00513號裁定書）中，法院亦認為，由于被告已向工商行政管理機關(guān)投訴原告侵權(quán)，而工商行政管理機關(guān)的處罰決定中并未就原告的行為是否侵犯被告的商標專用權(quán)作出認定，若法院不予處理將會使得該問題仍處于未定的狀態(tài)，影響原告對涉案圖書的正常經(jīng)營，故法院認定本案具備提起確認不侵權(quán)之訴的要件。

2.薩馳公司提起專利侵權(quán)訴訟的時間如何確定

根據(jù)《專利法司法解釋》第18條的規(guī)定，專利權(quán)人若未在收到被警告人的書面催告之日起一個月內(nèi)或者自書面催告發(fā)出之日起二個月內(nèi)撤回警告或提起訴訟，則法院對于被警告人或利害關(guān)系人的專利確認不侵權(quán)之訴應(yīng)予以受理。

因此，本案的關(guān)鍵在于如何認定薩馳公司提起專利侵權(quán)訴訟的時間。VMI公司發(fā)出書面催告的時間為2018年9月24日，薩馳公司收到VMI公司的書面催告為同年9月26日，故薩馳公司需在同年11月24日或者10月26日前，或撤回警告或提起訴訟。事實上，蘇州法院于2018年10月19日收到薩馳公司的專利侵權(quán)訴訟材料，10月26日收到薩馳公司預(yù)交的案件受理費，11月7日立案受理該訴訟。此時的問題在于，應(yīng)以薩馳公司向蘇州中院提交訴訟材料的日期作為其提起侵權(quán)訴訟的時間，還是以蘇州中院立案受理的時間作為薩馳公司提起侵權(quán)訴訟的時間？

蘇州中院對此認為，當權(quán)利人提起訴訟、請求法院救濟自己的權(quán)利時，其請求的意思表示到達法院即發(fā)生法律效力，即應(yīng)認定權(quán)利人積極主張了權(quán)利，故應(yīng)以薩馳公司提交訴訟材料的時間點為準。最高法知產(chǎn)庭贊成該觀點，認定薩馳公司起訴的時間為2018年10月19日，仍在VMI公司發(fā)出催告函兩個月之內(nèi)、薩馳公司收到催告函一個月之內(nèi)。

3.VMI公司和固鉑公司提起的確認不侵權(quán)之訴的請求是否超越涉案專利權(quán)侵權(quán)糾紛處理請求的范圍

從制度功能上看，專利確認不侵權(quán)之訴的目的在于將被警告人或利害關(guān)系人從法律權(quán)利義務(wù)的不安定狀態(tài)中解救出來，制止專利權(quán)人對知識產(chǎn)權(quán)的濫用，實現(xiàn)當事人之間的利益平衡，這也決定了專利確認不侵權(quán)之訴是當事人的一種輔助救濟手段。因此，專利確認不侵權(quán)之訴的請求范圍也不應(yīng)超出專利權(quán)人侵權(quán)警告，即本案中的涉案專利權(quán)侵權(quán)糾紛處理請求的范圍，這也是受理專利確認不侵權(quán)之訴的基本前提。

在本案中，VMI公司和固鉑公司于2019年1月16日向蘇州中院寄送增加訴訟請求申請書，請求確認VMI245全自動一次法輪胎成型機（簡稱VMI245輪胎成型機）不侵害涉案專利權(quán)。對此，二審中，各方當事人均確認MAXX輪胎成型機與VMI245輪胎成型機屬于不同設(shè)備。在此基礎(chǔ)上，最高法知產(chǎn)庭指出，薩馳公司的專利侵權(quán)糾紛處理請求僅涉及MAXX輪胎成型機，且相關(guān)專利行政部門亦僅針對MAXX輪胎成型機展開相應(yīng)處理程序，故可認定薩馳公司的侵權(quán)警告僅指向MAXX輪胎成型機，而當事人不能提起超出侵權(quán)警告范圍的確認不侵害專利權(quán)之訴。因此，最高法知產(chǎn)庭不予支持VMI公司和固鉑公司增加訴訟請求不應(yīng)被駁回、蘇州中院違反法定程序的上訴理由。

綜上，最高法知產(chǎn)庭糾正了蘇州中院認為薩馳公司提起的專利侵權(quán)糾紛處理請求不屬于專利法意義上的侵權(quán)警告的結(jié)論，同時認為薩馳公司提起專利侵權(quán)訴訟的時間應(yīng)以其提交訴訟材料的日期為準，由于未超過法定期限，故VMI公司和固鉑公司提起的專利確認不侵權(quán)之訴不符合法定的受理條件，且不能超越薩馳公司提起的專利侵權(quán)糾紛處理請求的范圍。因此，對于VMI公司和固鉑公司提起的上訴，最高法知產(chǎn)庭裁定駁回上訴，維持原裁定。