?抵觸申請有時候也是好證據(jù); ?同族專利不同版本的差異點要好好審視; ?原專利背景技術(shù)中公開內(nèi)容竟然暴露了發(fā)明點; ?期刊文獻(xiàn)雜志的廣告頁別忽略; ?產(chǎn)品促銷廣告宣傳中暗藏專利技術(shù); ?網(wǎng)絡(luò)證據(jù)太重要!——YouTube中關(guān)聯(lián)視頻也要看! 發(fā)明、實用新型和外觀的無效檢索有什么不同的特點? 外觀設(shè)計檢索時針對的是附圖,所以檢索字段比較少。 在檢索的時候,專利庫和外網(wǎng)的專利庫都有很多對比文件,首先要在專利數(shù)據(jù)庫里用洛迦諾分類加上關(guān)鍵詞組合去檢索。 其次是在網(wǎng)絡(luò)上查詢一些相關(guān)產(chǎn)品的圖,企業(yè)會提前會讓產(chǎn)品參加展會或者做一些宣傳,在展會之后根據(jù)情況再決定哪個產(chǎn)品申請專利,這樣就相當(dāng)于提前公開。 另外,外觀設(shè)計檢索還可以參考專利庫里面新型和發(fā)明的附圖。 發(fā)明和實用新型在無效檢索方面沒有太多區(qū)別,一般是用分類號和關(guān)鍵詞組合表達(dá)去檢索,但是還是存在一些差別。 發(fā)明是經(jīng)過實質(zhì)審查然后授權(quán)的,保護范圍比新型小,找到對比文件的可能性比新型低,發(fā)明無效要比新型無效困難,檢索時考慮的情形要多一些,花費的時間也要更長。此外還可以找到一些有效信息加以利用,比如引證文件和國外的同族專利。發(fā)明的引證文件可以看出審查員的思路,實際檢索中可以繞開審查員的思路,對我們的檢索策略作出調(diào)整。 發(fā)明和新型在結(jié)構(gòu)檢索瀏覽方面也沒有太多區(qū)別。 結(jié)構(gòu)類的專利瀏覽圖居多,所以檢索圖的時候檢索詞不需要很精確。如果檢索結(jié)果不理想,我們可以把一些檢索詞省略掉擴大檢索范圍,快速瀏覽附圖,通過大量瀏覽找到對比文件。 而方法類專利的檢索主要是進行文字瀏覽,所以檢索詞不能像結(jié)構(gòu)類一樣不精確或者是忽略。 此外方法類專利可能涉及到一些操作方法或者理論性較強的內(nèi)容。涉及到操作方法可能要查詢軟件的操作手冊、網(wǎng)絡(luò)上文章的介紹等等。 如果是理論性較強的可以考慮期刊文獻(xiàn)。 總之不管是新型、發(fā)明還是外觀專利,檢索的時候掌握好檢索理論、熟練檢索工具的運用是基本的要求。 無效證據(jù)檢索如此重要,影響無效檢索結(jié)果的因素有哪些?需要什么樣的流程來保障? 1)對于幾次無效不掉的疑難無效案件,最重要的因素其實是人,需要實際做檢索的人耐得住寂寞,你要相信即便它的幾十個同族都授權(quán)了,證據(jù)依舊是存在的。 另外,在無效檢索中還有兩個極端的誤區(qū),有些人陷入一個點中,踩出一個很深的水坑,擴展不出去;另外有些人又不敢用關(guān)鍵詞限定,就限定一個領(lǐng)域,漫無邊際的去瀏覽,這兩種情況都是無效檢索的大忌。 2)無效檢索既要有邏輯性,又要大膽的“蒙”,蒙不到的時候要快速調(diào)整,對實際無效檢索的作業(yè)人員要求很高。 無效檢索的保障就是各種檢索工具和素養(yǎng),需要能非常熟練的使用外文檢索、分類號檢索、關(guān)鍵詞限定等等、引證被引證專利、語義檢索等等各種工具的復(fù)雜交叉應(yīng)用,這種能力需要在成百上千的案件磨練中去沉淀和積累。對于疑難的無效檢索案件,甚至需要梳理清楚技術(shù)路線的發(fā)展,最原始的技術(shù)來源,每一步的技術(shù)改進是如何一步步演變的等等,其實往往一個疑難的無效案件檢索就是一個小型的分析項目,梳理出清晰的技術(shù)脈絡(luò)是很重要的,需要檢索的不僅僅只是專利,網(wǎng)絡(luò)、廣告、使用手冊等等都很重要。 3)檢索不是萬能的,一定是有領(lǐng)域限制的,擅長半導(dǎo)體、電學(xué)等領(lǐng)域檢索的人檢索化合物結(jié)構(gòu)式就不一定能檢得到。當(dāng)然,檢索的全面性也很重要,尤其是發(fā)明專利的無效檢索往往拼的是外文數(shù)據(jù)的檢索、以及期刊網(wǎng)絡(luò)信息等的檢索能力。 通常無效檢索都是單兵作戰(zhàn),但是面對疑難案件的無效檢索,往往需要團隊協(xié)作,比如復(fù)雜的通信領(lǐng)域案件,可能需要背對背檢索,技術(shù)復(fù)雜程度高,從不同的方向去攻克,團隊成員間看到了需要相互提醒。 4)拿到一個無效檢索,有些時候已經(jīng)不是原始的權(quán)利要求了,部分案件是經(jīng)歷了一次無效、二次無效等等,首先需要確認(rèn)好針對的權(quán)力要求到底是哪些,已有的證據(jù)是哪些,審查員用了哪些,哪些證據(jù)被認(rèn)可哪些不被認(rèn)可,同族情況如何等等,先要梳理好證據(jù)。 其次需要和委托方一起去商討對于案件的理解,弄清楚技術(shù)本質(zhì),在理清證據(jù)清單的基礎(chǔ)上尋找檢索的方向,在檢索過程中需要定期反饋證據(jù),及時調(diào)整方向,一步步逼近目標(biāo),做好無效檢索過程中的及時溝通是最終成功的關(guān)鍵。 無效檢索是需要作業(yè)人員的技能、品質(zhì)(耐得住寂寞)、數(shù)據(jù)庫三者結(jié)合的,檢索其實就是走流程,把所有可能都走過了,最后大部分案件都能干掉至少一條權(quán)利要求。 同時,還需要時間做保證,大部分無效檢索案件的周期是兩周,疑難案件差不多一個月左右見分曉。 數(shù)據(jù)庫中數(shù)據(jù)的完整性、檢索算法的支持度和準(zhǔn)確性等等都會影響無效檢索的結(jié)果,incoPat在這些方面,可以給我們哪些保障呢? 數(shù)據(jù)的完整性是檢索的基礎(chǔ),如果數(shù)據(jù)有缺失的話用再復(fù)雜的檢索策略也檢索不到我們想找到的證據(jù)。所以在使用數(shù)據(jù)庫前一定要清楚數(shù)據(jù)庫專利的數(shù)據(jù)覆蓋范圍。incoPat的數(shù)據(jù)都是從官方或者商業(yè)機構(gòu)采購而來,那么通過incoPat 來檢索可以保證檢索的全面性。 另外使用全文搜索來檢索國外的專利時,既可以使用英文也可以使用系統(tǒng)翻譯好的中文。 現(xiàn)在機器的翻譯技術(shù)在不斷地發(fā)展和進步,最新基于神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的翻譯可以把句子翻譯得很流暢,同樣在專業(yè)詞匯方面準(zhǔn)確性也很高。在某些領(lǐng)域如果大家對英文關(guān)鍵詞不太熟悉,用中文關(guān)鍵詞也可以進行檢索。 有些專家在檢索一個新領(lǐng)域會有一個比較好的策略,在這里可以分享給大家:先用中文檢索找到英文文獻(xiàn),然后擴展相關(guān)的英文關(guān)鍵詞再來檢索。 在算法方面除了我們常規(guī)會用到的and/ or/not這些邏輯算符,專業(yè)用戶會用到一些高級算法來提高準(zhǔn)確性,降低找證據(jù)過程中的閱讀數(shù)量。比如說用and連接符檢索出來的結(jié)果很多,那么可以考慮用臨近算符wn來限定兩個關(guān)鍵詞之間的距離和位置關(guān)系。同樣可以用同同句算符s或者同段算符p,這樣檢索的相關(guān)度會得到比較好地保障,更快定位到目標(biāo)文獻(xiàn)。 無效的案例一般都很重要,所以專家在檢索時用的檢索式也比較長?,F(xiàn)在incoPat檢索式的范圍最多可以支持一萬五個字符,完全可以不用擔(dān)心檢索時長度有所限制。 數(shù)據(jù)庫整個的準(zhǔn)確性其實是無效檢索很重要的一個保障,我們建議專家在檢索前一定要對數(shù)據(jù)庫的檢索范圍、相應(yīng)的檢索功能有一個全面的掌握,這樣在具體檢索時才能使檢索效果持續(xù)提升。 專利無效宣告中,無論發(fā)明、實用新型、還是外觀專利的無效,都會涉及網(wǎng)絡(luò)證據(jù),但網(wǎng)絡(luò)證據(jù)有存真實性還有時間不易確定性等等問題。那么,在實務(wù)中,不同類型網(wǎng)絡(luò)證據(jù)是如何認(rèn)定的,證明力如何呢? 無效經(jīng)常會用到網(wǎng)絡(luò)證據(jù),尤其是外觀設(shè)計無效,有四成的外觀設(shè)計用到網(wǎng)絡(luò)證據(jù)。我們平時接觸的一些案例也是通過網(wǎng)絡(luò)證據(jù)來無效成功的,那么網(wǎng)絡(luò)無效證據(jù)主要有哪一些呢?
對于這些網(wǎng)絡(luò)證據(jù)在無效當(dāng)中到底能不能承認(rèn),主要考慮真實性和公開性的問題。關(guān)于真實性的問題,復(fù)審和無效審理部可以接受的方式主要有兩種:第一是公正,第二是在進行口審時可以演示。 一般為了防止口審時證據(jù)找不到,我們都采取公正的方式。關(guān)于公開性的問題,主要考慮的是網(wǎng)絡(luò)證據(jù)的修改可能性以及公開時間能否準(zhǔn)確認(rèn)定的問題。 根據(jù)代理的一些案子我們總結(jié)了目前網(wǎng)絡(luò)證據(jù)的使用情況,大概可以分為以下四類: 1)網(wǎng)站規(guī)則比較確定,已經(jīng)有比較明確的結(jié)論。比方說,淘寶的交易快照根據(jù)淘寶規(guī)則是不可修改的,所以一般淘寶快照的時間可以作為公開時間,無效過程中會認(rèn)可。 公眾號文章只能刪除不能修改,所以公眾號文章也可以認(rèn)評。 2)網(wǎng)站規(guī)則有變化,需要進行區(qū)別對待。比方說新浪微博之前的發(fā)布公開范圍只能修改一次,公開可以轉(zhuǎn)成私密,但是私密不能轉(zhuǎn)為公開。因此在以前微博發(fā)布時間就是公開時間。但是在2017年12月12號微博上線了一個修改編輯功能,那么在這之后的新浪微博是否可以用做網(wǎng)絡(luò)證據(jù)就要進行一個證明。 3)網(wǎng)站規(guī)則不明確,需要雙方去舉證證明。比如一些不太常用的載體網(wǎng)站,需要雙方共同證明網(wǎng)站的運行機制和可修改性,進而確定網(wǎng)絡(luò)證據(jù)是否可用。 4)隨著載體功能變化,之前是完全不認(rèn)可,現(xiàn)在是選擇性認(rèn)可,這類案件主要涉及朋友圈。 在2018年有一個外觀設(shè)計案件,無效訴訟從朋友圈的功能定位、權(quán)限設(shè)定去判斷,認(rèn)為朋友圈是私人性質(zhì)的社交平臺,添加好友需要驗證,公開權(quán)限可以修改,所以判斷不能作為無效證據(jù)。 2019年對于朋友圈能否作為無效證據(jù)有所松動。 2019年同樣有一個外型設(shè)計的案子,法院認(rèn)為微信用戶發(fā)布朋友圈是為了推銷產(chǎn)品,認(rèn)定構(gòu)成專利法意義上的公開。 網(wǎng)絡(luò)證據(jù)是否可以作為證據(jù),要看是否滿足審查指南規(guī)定的已經(jīng)處于公眾想知道就可以知道的狀態(tài),在圍繞這個原則上論證是否可以修改、修改動機等等。 報告中分析了專利無效的一些常用的理由,比如新創(chuàng)性、公開不充分、不清楚不支持等等。那么,在專利無效宣告實務(wù)中,律師一般要如何選無效理由? 主要依據(jù)三個準(zhǔn)則,全面,準(zhǔn)確,重點突出。 1)全面 根據(jù)專利法實施細(xì)則第六十五條,列出了所有的無效理由。要逐一分析這些理由是不是可以用,不能遺漏任何可能的理由。 有些案件的無效理由本來是作為輔助理由,最后卻是由這個證據(jù)來把專利無效掉的。 2)準(zhǔn)確 所用到的理由和條款要匹配,正確使用得當(dāng)。比如當(dāng)?shù)钟|申請作為對比文件時,那無效請求的理由應(yīng)當(dāng)用專利法第二十二條第二款。 但是當(dāng)在提無效請求時寫成了專利法第九條第一款(重復(fù)授權(quán)),或者用抵觸申請結(jié)合其他證據(jù)去評創(chuàng)造性(抵觸申請只可以評新穎性不可以評創(chuàng)造性)。 那么對于第一種情況,是允許請求人口審時變更理由的;如果是第二種情況,需要放棄證據(jù)以及和證據(jù)相關(guān)的所有證據(jù)組合。 3)重點突出 抵觸申請所有可能的理由都要提,但不是平均分配,要突出重點、有所分配。常用的理由包括創(chuàng)造性不清楚不支持、公開不充分以及新穎性。創(chuàng)造性不清楚不支持是二十四條第四款提到的,前半句是“全面要求書應(yīng)當(dāng)以說明書為依據(jù)”,指的是支持的問題;后半句為“清楚簡要地說明專利保護的范圍”,指的是清楚的問題。 那么選擇無效理由時就要說清楚是不支持還是不清楚。 |
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