馬德里后期指定有關(guān)問題研究

《馬德里協(xié)定》和《馬德里議定書》第三條之三第（2）款規(guī)定了后期指定程序：“在國際注冊后提出的領(lǐng)土延伸申請，應(yīng)按實(shí)施細(xì)則規(guī)定的格式，通過原屬國主管機(jī)關(guān)提出”。這一條文概括闡述了兩個(gè)問題，即后期指定的概念和提出途徑：后期指定就是在國際注冊后提出的領(lǐng)土延伸申請；后期指定應(yīng)通過原屬國主管機(jī)關(guān)提出。

提出后期指定的原因

根據(jù)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，申請人提出后期指定的原因主要有如下幾點(diǎn)：

（一）由于經(jīng)濟(jì)或經(jīng)營原因，國際申請時(shí)沒有指定所有需要指定的締約方；

（二）國際申請時(shí)需要指定的締約方尚未加入馬德里體

系或者和申請人所在的締約方不受同一部條約（協(xié)定或議定書）約束；

 （三）商標(biāo)在需要指定的締約方因終局駁回、無效宣告或放棄等原因不再受到保護(hù)；

 還有一些純屬意外的原因，例如部分締約方的名字非常近似，申請人在國際申請時(shí)由于混淆而選錯(cuò)。申請人有時(shí)會(huì)分不清朝鮮（Democratic People’s       Republic of Korea）和韓國（Republic of Korea）、瑞士（Switzerland）和斯威士蘭（Swaziland）、立陶宛（Lithuania）和拉脫維亞（Latvia）。選錯(cuò)締約方的補(bǔ)救方法除了通過更正程序之外就是通過后期指定程序。

后期指定的優(yōu)點(diǎn)

相對(duì)于提交一份新的國際注冊申請，后期指定有以下三個(gè)優(yōu)點(diǎn)：

（一）    節(jié)省規(guī)費(fèi)

提交新的國際注冊申請，基礎(chǔ)注冊費(fèi)是653瑞士法郎，

而后期指定的基礎(chǔ)注冊費(fèi)僅需不到一半，為300瑞士法郎。這可以看做是對(duì)老主顧的一種優(yōu)惠吧。

（二）    手續(xù)簡單

無論是中文表格還是外文表格，后期指定都要簡單得多，

申請人不需再翻譯商品服務(wù)，也不需再填寫商標(biāo)說明等內(nèi)容。

（三）    方便管理

如果提交新的國際注冊申請，國際局會(huì)分配給申請人一個(gè)新的國際注冊號(hào)碼，但如果通過后期指定程序，只需在原國際號(hào)碼下增加新的被指定締約方而已，以后無論是查詢還是辦理變更、續(xù)展等申請都會(huì)更加簡單經(jīng)濟(jì)。

使用后期指定程序需要注意的問題

（一）    后期指定的商品和服務(wù)不能超出原國際注冊的范圍

 后期指定的商品并不需要與原國際注冊中的商品或服務(wù)完全相同，事實(shí)上申請人可以根據(jù)需要在不同的締約方選擇不同的商品或服務(wù)，但不能超出原商品和服務(wù)的范圍。

（二）    不能后期指定的締約方

根據(jù)《馬德里協(xié)定》第十四條（2）和《馬德里議定書》第十四條（5）之規(guī)定，在加入?yún)f(xié)定或議定書時(shí)，任何締約方可做出聲明：在條約對(duì)該締約方生效之日以前依該條約進(jìn)行國際注冊取得的保護(hù)不得向其延伸?！恶R德里協(xié)定》第十四條（2）還規(guī)定了一項(xiàng)例外情形：如果國際注冊的注冊人是同一商標(biāo)在該國的一項(xiàng)在先國家注冊的注冊人，可以對(duì)該國進(jìn)行后期指定。但是《馬德里議定書》第十四條（5）并未規(guī)定例外情形。目前，沒有任何締約方根據(jù)《馬德里協(xié)定》第十四條（2）做出聲明，根據(jù)《馬德里議定書》第十四條（5）做出聲明的締約方有愛沙尼亞、印度、納米比亞、菲律賓和土耳其。如果申請人在后期指定的時(shí)候錯(cuò)誤地選擇了上述締約方，國際局會(huì)向申請人發(fā)出不規(guī)范通知，對(duì)上述締約方的指定無效。

（三）    后期指定的續(xù)展

后期指定的續(xù)展日與原國際注冊日相同，即后期指定的保護(hù)期與國際注冊在同一天屆滿，理論上存在后期指定保護(hù)期僅有一天的可能性。這就可以理解為什么后期指定的基礎(chǔ)注冊費(fèi)比國際申請的基礎(chǔ)注冊費(fèi)低了，人們常說“買的不如賣的精”。

在申請人提交后期指定申請和續(xù)展申請的時(shí)候需要特別注意一個(gè)問題：后期指定由主管局向國際局提交的，如果國際局在主管局收到申請之日起兩個(gè)月內(nèi)收到該申請，后期指定日期為主管局收到該申請的日期，在這種情況下，如果國際注冊在即將續(xù)展時(shí)通過國際局提交了后期指定申請和續(xù)展申請，后期指定日期往往會(huì)早于續(xù)展日期，這時(shí)后期指定將在續(xù)展日到期，申請人就需要再次繳納規(guī)費(fèi)。為了避免這種悲劇的發(fā)生，在后期指定的申請書中，申請人可以選擇后期指定生效的時(shí)間，使其在續(xù)展后生效。

（四）    后期指定的不規(guī)范

一般來說，國際局發(fā)出的對(duì)于后期指定的不規(guī)范需要在

三個(gè)月內(nèi)回復(fù)，后期指定日期為不規(guī)范得到補(bǔ)正的日期。但如果后期指定通過主管局提交，并且不規(guī)范在主管局收到后期指定之日起兩個(gè)月內(nèi)得到補(bǔ)正，后期指定日期仍為主管局收到申請的日期。如果不規(guī)范在國際局通知之日起三個(gè)月內(nèi)未完成補(bǔ)正，后期指定被視為放棄。如果后期指定的締約方中含有美國，申請人需要特別注意：如果不規(guī)范的原因是國際注冊申請未附“意圖使用商標(biāo)的聲明”（MM18表）并且未在三個(gè)月內(nèi)補(bǔ)正，那么被放棄的不只是對(duì)美國一個(gè)締約方的指定而是全部的后期指定。

（五）    后期指定程序在我國適用中出現(xiàn)的問題

一般來說，只有商標(biāo)在需要指定的締約方因終局駁回、

無效宣告或放棄等原因不再受到保護(hù)，申請人才可以啟動(dòng)后期指定程序。申請人和國際局比較容易根據(jù)無效宣告和放棄來判斷商標(biāo)是否不再受到保護(hù)，但是在終局駁回的判斷上問題就會(huì)變得比較復(fù)雜，尤其是對(duì)指定中國的后期指定做出判斷。

根據(jù)《馬德里協(xié)定》第五條、《馬德里議定書》第五條以及《馬德里協(xié)定和議定書共同實(shí)施細(xì)則》第17條（1）、第18條之三（2）之規(guī)定，各締約方在審查之后先發(fā)出一份臨時(shí)駁回通知書，經(jīng)相關(guān)程序之后再發(fā)出一份對(duì)臨時(shí)駁回的確認(rèn)通知書或給予保護(hù)的說明。由于我國商標(biāo)法中沒有臨時(shí)駁回的程序，因此我國根據(jù)《馬德里協(xié)定和議定書共同實(shí)施細(xì)則》第17條（5）（e）做出聲明：對(duì)于已通知國際局的任何臨時(shí)駁回，不在商標(biāo)局進(jìn)行復(fù)審，并被視為已對(duì)駁回進(jìn)行了確認(rèn)。根據(jù)這項(xiàng)聲明，我國發(fā)出的一次駁回就被視為在主管局的“終局”駁回。正是由于我國主管局不再發(fā)出對(duì)于臨時(shí)駁回的確認(rèn)或給予保護(hù)的說明，申請人和國際局往往無法判斷該商標(biāo)是否已被主管局“終局”駁回。有些被商標(biāo)局駁回的商標(biāo)在商評(píng)委進(jìn)行復(fù)審的同時(shí)，后期指定申請又延伸進(jìn)來，商標(biāo)局對(duì)后期指定的審查結(jié)果和商評(píng)委駁回復(fù)審裁決的結(jié)果很可能在商品或服務(wù)的保護(hù)范圍上出現(xiàn)差異，給予對(duì)同一商標(biāo)兩個(gè)不同范圍的保護(hù)，給申請人造成極大困擾，但這一問題尚無圓滿的解決方式。