2016年12月5日，浙江省高級人民法院對一起貼牌加工商標侵權(quán)案作出再審判決，維持寧波市中級人民法院二審判決，認定該案中接受國外委托方委托進行貼牌加工的國內(nèi)受托方，未盡到合理注意義務(wù)，構(gòu)成對國內(nèi)注冊商標權(quán)利人的商標侵權(quán)行為。

一、案件基本情況

于遜剛系第3442685號“ROADAGE”商標（以下簡稱涉案商標）的注冊人，該商標的核定使用商品為第12類大客車、卡車、拖車（車輛）、運貨車、機動車的前后橋、汽車底盤、車輛底盤、車輛車軸、陸地車輛剎車、貨車（車輛），商標申請日為2003年1月21日，注冊公告日為2004年8月21日，目前商標狀態(tài)為“去國際注冊中”。第3442685號“ROADAGE”商標

浙江容大商貿(mào)有限公司（以下簡稱容大公司）成立于2014年3月10日，主要從事汽車配件、機械設(shè)備、貨物技術(shù)的進出口等業(yè)務(wù)。2014年9月10日，容大公司申請報關(guān)出口墨西哥價格共計29920美元的調(diào)整臂。同年10月20日，梅山海關(guān)根據(jù)于遜剛的申請，扣留了上述容大公司向海關(guān)申報出口的使用了“ROADAGE”商標的調(diào)整臂。被訴侵權(quán)產(chǎn)品蓋板正面均標有“ROADAGE”或“Roadage”標識，其紙質(zhì)外包裝上都標示了標識。DAVASA公司曾授權(quán)容大公司于2014年3月19日至2019年2月28日期間，在卡車零配件生產(chǎn)時使用其“Roadage”標識。

隨后，于遜剛將容大公司訴至法院，請求法院確定容大公司侵犯其商標專用權(quán)，判令容大公司立即停止生產(chǎn)、銷售、出口被訴侵權(quán)產(chǎn)品并銷毀庫存，賠償經(jīng)濟損失及合理支出共計50萬元。

該案先后經(jīng)寧波市北侖區(qū)人民法院、寧波市中級人民法院審理，兩審法院均判決認定容大公司未經(jīng)許可，在類似商品上使用與于遜剛第3442685號“ROADAGE”商標相同或近似商標的標識，容易導(dǎo)致混淆，構(gòu)成商標侵權(quán)。一審判決，容大公司立即停止銷售、出口侵害于遜剛涉案商標專用權(quán)商品的行為，并銷毀涉案被訴侵權(quán)產(chǎn)品；賠償于遜剛經(jīng)濟損失及合理支出共計15萬元。寧波市中級人民法院經(jīng)審理判決，駁回容大公司上訴，維持原判。

容大公司不服二審判決，向浙江省高級人民法院申請再審，請求撤銷一二審判決，改判容大公司不構(gòu)成侵權(quán)。容大公司認為，被訴侵權(quán)產(chǎn)品出口墨西哥，涉案商標標識也是經(jīng)國外委托方授權(quán)，所加工商品全部出口國外，故被訴侵權(quán)產(chǎn)品所附的商標標識不發(fā)揮識別功能，不構(gòu)成對國內(nèi)注冊商標專用權(quán)的侵犯。被訴侵權(quán)產(chǎn)品調(diào)整臂與涉案商標核定使用商品陸地車輛剎車，在功能、用途、技術(shù)要求及銷售渠道等方面均存在非常大的差異，兩者不構(gòu)成類似商品。此外，被訴商品不在中國市場出現(xiàn)，兩者之間沒有混淆的機會，不應(yīng)構(gòu)成類似商品。

于遜剛再審辯稱，容大公司向墨西哥出口被訴侵權(quán)產(chǎn)品的行為不構(gòu)成貼牌加工行為，被訴侵權(quán)產(chǎn)品的購買方和商標授權(quán)方之間沒有任何關(guān)系，容大公司在生產(chǎn)、出口被訴侵權(quán)產(chǎn)品時未取得商標權(quán)人的授權(quán)。DAVASA公司的代表人作為案外公司的業(yè)務(wù)負責(zé)人在2000年就與于遜剛經(jīng)營的玉環(huán)新龍機械有限公司建立了代理商合作關(guān)系，后其離職成立DAVASA公司。DAVASA公司于2005年先后與玉環(huán)新龍機械有限公司和浙江路杰機械有限公司建立業(yè)務(wù)關(guān)系。涉案商標在汽配行業(yè)具有一定影響力，DASAVA公司在注冊之前即已充分接觸使用該商標的商品，但仍在墨西哥申請注冊“Roadage”商標，屬于惡意搶注商標的行為。容大公司在涉案商品包裝袋、包裝盒上使用的是標識，與涉案商標完全相同，使用涉案商標的商品已在中國和墨西哥市場流通，故被訴侵權(quán)商品流入墨西哥市場會引起相關(guān)公眾對商品來源的混淆、誤認。被訴侵權(quán)產(chǎn)品調(diào)整臂為國內(nèi)注冊商標核定使用商品陸地車輛剎車的必要配件，一、二審法院認定二者為類似商品正確。

二、法院判決

陸地車輛剎車與調(diào)整臂屬于類似商品

浙江高院經(jīng)審理認為，陸地車輛剎車是一個對陸地車輛進行制動的完整系統(tǒng)，調(diào)整臂屬于陸地車輛剎車系統(tǒng)的組成部分，調(diào)整臂的安裝使用，是為補償制動間隙，用于并完善陸地車輛剎車系統(tǒng)的剎車性能和安全性，兩者屬于商品和零部件的關(guān)系。就兩者的功能用途來看，存在密切關(guān)聯(lián)，容易使消費者將調(diào)整臂和陸地車輛剎車系統(tǒng)聯(lián)系起來。因此，調(diào)整臂與涉案商標的核定使用商品陸地車輛剎車系統(tǒng)屬于類似商品。國外商標授權(quán)方注冊商標行為存在惡意

浙江高院認為，涉案商標的核準時間為2004年8月21日，DASAVA公司則于2006年7月6日在墨西哥注冊“Roadage”商標，于遜剛?cè)〉蒙姘干虡说臅r間早于DAVASA公司在墨西哥注冊“Roadage”商標的時間。證據(jù)顯示，于遜剛在注冊涉案商標后，在其擔(dān)任法定代表人的相關(guān)公司的經(jīng)營活動中使用該商標并用于對外交易；DAVASA公司與于遜剛在2006年時已存在貿(mào)易往來。因此，DAVASA公司在“Roadage”商標注冊之前應(yīng)已知曉于遜剛的涉案商標，其在主觀上難為善意。容大公司作為受托方未盡到應(yīng)有的注意義務(wù)

浙江高院認為，從容大公司使用的商標形態(tài)來看，DAVASA公司授權(quán)其使用的商標“Roadage”英文字母均為實心，而涉案商標中的Road為空心，age為實心；被訴侵權(quán)產(chǎn)品除使用授權(quán)商標的形態(tài)，還多次使用與授權(quán)商標不完全一致而與涉案商標完全一致的商標形態(tài)。根據(jù)于遜剛提供的證據(jù)顯示，其在2014年3月29日容大公司獲得授權(quán)之前，就已經(jīng)將包含道路圖形的標識使用在其產(chǎn)品宣傳中，而容大公司在其授權(quán)商標并不包含道路圖形的情況下，被訴侵權(quán)產(chǎn)品含有標識，容大公司顯然未盡到應(yīng)有的注意義務(wù)。

法院認為，在國際貿(mào)易中，接受國外委托方委托進行貼牌加工的國內(nèi)受托方應(yīng)當(dāng)對該委托方是否在境外享有商標權(quán)以及該商標的具體形態(tài)進行審查，未盡到合理注意義務(wù)加工侵害國內(nèi)商標權(quán)利人的商品，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的侵權(quán)責(zé)任。結(jié)合于遜剛宣傳其注冊商標的實際情況，涉案商標早已及于國外市場，為相關(guān)公眾所知悉。即使被訴侵權(quán)產(chǎn)品系進入墨西哥市場，但涉案商標核準使用的商品也銷往同一境外市場，故足以使相關(guān)公眾產(chǎn)生混淆誤認，客觀上勢必導(dǎo)致國內(nèi)商標權(quán)利人利益的實質(zhì)損害。

綜上，浙江高院再審作出維持判決認為，容大公司在類似商品上使用與涉案商標相同或近似的商標標識，屬于商標意義上的使用行為，構(gòu)成商標侵權(quán)。

三、律師點評

近年來，涉外定牌加工行為是否構(gòu)成商標侵權(quán)一直是知識產(chǎn)權(quán)訴訟領(lǐng)域中的熱點與難點問題，司法實踐中存在侵權(quán)與不侵權(quán)兩種完全不同的裁判尺度。認定構(gòu)成侵權(quán)的理由是，根據(jù)商標法的規(guī)定，只要貼牌的商標相同或近似、商品相同或類似，就認定構(gòu)成商標侵權(quán)；認定不構(gòu)成侵權(quán)的理由是，涉外定牌加工行為不屬于商標法意義上的使用，全部商品出口并未進入我國流通領(lǐng)域，不會發(fā)生混淆和誤認的可能性。

在本案的具體審理過程中，法院通過梳理本院認定侵權(quán)與不侵權(quán)的兩個在先判決，判決確立并完善了此類案件應(yīng)當(dāng)采用“必要審查注意義務(wù)”的裁判標準，同時針對目前涉外定牌加工業(yè)務(wù)的現(xiàn)狀，提出對涉外定牌加工業(yè)務(wù)糾紛的解決，特別是法律適用及司法政策的確定，不僅要以我國現(xiàn)行商標法為依據(jù)，同時還要充分考慮推動國際貿(mào)易發(fā)展的現(xiàn)實需求，倡導(dǎo)誠信的商標注冊氛圍，遏制惡意搶注行為的發(fā)生，充分平衡國內(nèi)商標權(quán)人、國內(nèi)加工企業(yè)與境外商標權(quán)人或商標使用權(quán)人的利益。基于對國際公約、我國相關(guān)法律法規(guī)以及我國現(xiàn)階段經(jīng)濟社會發(fā)展現(xiàn)實需求的考量，根據(jù)不同情形個案認定涉外定牌加工行為是否構(gòu)成商標侵權(quán)，更加符合我國經(jīng)濟社會發(fā)展的實際，這既可以保護正當(dāng)?shù)纳嫱舛ㄅ萍庸H貿(mào)易行為，又能夠有效防止境內(nèi)外惡意搶注他人具有一定影響商標特別是馳名商標的不誠信行為的發(fā)生。具體而言，在采用“必要審查注意義務(wù)”的裁判標準時，應(yīng)當(dāng)考慮個案不同因素，對國內(nèi)加工企業(yè)的審查注意義務(wù)適用不同的標準。一般而言，國內(nèi)加工企業(yè)接受境外委托時，應(yīng)當(dāng)對境外委托人在境外是否享有注冊商標專用權(quán)或者取得合法授權(quán)許可進行必要的審查，如果其已盡到必要審查義務(wù)，就應(yīng)當(dāng)認定其不存在過錯，反之則應(yīng)當(dāng)認定其存在過錯。但在此基礎(chǔ)上，如果境外企業(yè)或個人違反誠實信用原則，涉嫌在境外惡意搶注國內(nèi)具有一定影響的商標特別是馳名商標，并委托國內(nèi)加工企業(yè)貼牌加工生產(chǎn)的，應(yīng)當(dāng)認定境外委托人的行為不具有正當(dāng)性，實質(zhì)性損害了我國商標權(quán)人的合法利益。此種情形下應(yīng)當(dāng)對國內(nèi)加工企業(yè)施加更高的注意義務(wù)和合理避讓義務(wù)，對于明知而接受委托的，認定其具有過錯，判令其承擔(dān)相應(yīng)的民事侵權(quán)責(zé)任。同理，隨著國際貿(mào)易在全球的蓬勃發(fā)展，國內(nèi)一些企業(yè)或個人亦會利用其在國際貿(mào)易中獲得的合作方信息，擅自在國內(nèi)搶注他人商標，再起訴接受境外委托的國內(nèi)加工企業(yè)侵犯其商標權(quán)。對此，基于誠實信用原則，如果有證據(jù)證明國內(nèi)商標權(quán)人涉嫌惡意搶注境外商標，國內(nèi)加工企業(yè)對境外委托已盡到必要審查義務(wù)，且所有貼牌加工產(chǎn)品均出口的，國內(nèi)商標權(quán)人亦不能阻卻國內(nèi)加工企業(yè)從事涉外定牌加工業(yè)務(wù)。因為如果判定國內(nèi)加工企業(yè)構(gòu)成商標侵權(quán)，不僅會損害國內(nèi)加工企業(yè)的利益，也會產(chǎn)生鼓勵惡意搶注的負面后果。