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導(dǎo)讀：本文就《專利法》第二十四條的規(guī)定，特別是其中“他人未經(jīng)申請人同意而泄露其內(nèi)容”不導(dǎo)致在后“申請專利的發(fā)明創(chuàng)造”不喪失新穎性的規(guī)定，如何適用于專利權(quán)無效宣告請求審查程序及相應(yīng)的訴訟程序 ，從不喪失新穎性公開的實體構(gòu)成要件和適用不喪失新穎性公開的程序要件 兩個方面做了說明。

      在先公開不破壞專利新穎性，即不喪失新穎性的公開，是指申請專利的發(fā)明創(chuàng)造雖然在其申請日前已經(jīng)被公開但卻依法不因此喪失新穎性。根據(jù)2008年修訂的《中華人民共和國專利法》（簡稱《專利法》）第二十二條、第二十三條的規(guī)定，申請專利的發(fā)明創(chuàng)造應(yīng)當(dāng)不屬于現(xiàn)有技術(shù)或者現(xiàn)有設(shè)計，而所謂現(xiàn)有技術(shù)或者現(xiàn)有設(shè)計是指在申請日以前已為國內(nèi)外為公眾所知的技術(shù)或設(shè)計。如果同樣的發(fā)明創(chuàng)造在專利申請日前已經(jīng)被公開，則該發(fā)明創(chuàng)造一般會被認定為缺乏新穎性。但是，同樣的發(fā)明創(chuàng)造在專利申請日之前公開可能出于多種原因，如果一律將其視為破壞專利新穎性的公開，可能會阻礙發(fā)明創(chuàng)造的盡早公開，同時對發(fā)明人來說顯得過于嚴苛。為此，《專利法》又特別規(guī)定了不喪失新穎性公開的情形，即申請專利的發(fā)明創(chuàng)造雖在專利申請日前公開但卻不破壞其新穎性。這就是我國《專利法》第二十四條規(guī)定：“申請專利的發(fā)明創(chuàng)造在申請日以前六個月內(nèi)，有下列情形之一的，不喪失新穎性：（一）在中國政府主辦或者承認的國際展覽會上首次展出的；（二）在規(guī)定的學(xué)術(shù)會議或者技術(shù)會議上首次發(fā)表的；（三）他人未經(jīng)申請人同意而泄露其內(nèi)容的。”但《專利法》第二十四條的上述規(guī)定，特別是其中“他人未經(jīng)申請人同意而泄露其內(nèi)容”不導(dǎo)致在后“申請專利的發(fā)明創(chuàng)造”不喪失新穎性的規(guī)定，如何適用于專利權(quán)無效宣告請求審查程序及相應(yīng)的訴訟程序，無論是法律法規(guī)還是《專利審查指南》，都缺乏明確有效的規(guī)范。

　　一、不喪失新穎性公開的實體構(gòu)成要件 

　　不喪失新穎性公開的實體構(gòu)成要件，是指相同發(fā)明創(chuàng)造的在先公開不導(dǎo)致在后“申請專利的發(fā)明創(chuàng)造”喪失新穎性應(yīng)當(dāng)滿足的構(gòu)成要件，即在先公開的發(fā)明創(chuàng)造應(yīng)當(dāng)滿足什么樣的條件，才能不破壞在后就相同的發(fā)明創(chuàng)造提交的專利申請的新穎性。

　　首先，不喪失新穎性的公開是指與“申請專利的發(fā)明創(chuàng)造”相同的發(fā)明創(chuàng)造的公開。如果在先公開的發(fā)明創(chuàng)造與“申請專利的發(fā)明創(chuàng)造”根本不同，則該在先公開不足以破壞其新穎性。當(dāng)然，與“申請專利的發(fā)明創(chuàng)造”相同的發(fā)明創(chuàng)造，既指二者完全相同，也指其基本相同或?qū)嵸|(zhì)上相同，如二者雖然具有某些差異，但本領(lǐng)域普通技術(shù)人員知曉在先公開的發(fā)明創(chuàng)造后，在結(jié)合本領(lǐng)域的公知常識或利用本領(lǐng)域常規(guī)手段的基礎(chǔ)上，無需付出創(chuàng)造性勞動就可以得到“申請專利的發(fā)明創(chuàng)造”，則二者仍可構(gòu)成相同的發(fā)明創(chuàng)造。“在專利審查過程中，在判斷新穎性時一般重在分析兩個技術(shù)方案之間在技術(shù)構(gòu)成及技術(shù)效果方面差異的有或者無，或者重在對二者間的差別作質(zhì)的判斷?！?/span>

　　其次，不喪失新穎性的公開是指“申請專利的發(fā)明創(chuàng)造”的在先公開。“申請專利的發(fā)明創(chuàng)造”是指專利申請人已經(jīng)提交了專利申請并正處于審查過程中的發(fā)明創(chuàng)造，故“申請專利的發(fā)明創(chuàng)造”的在先公開是指他人將專利申請人正在申請專利的發(fā)明創(chuàng)造予以公開，即他人所在先公開的發(fā)明創(chuàng)造應(yīng)當(dāng)源于申請人“申請專利的發(fā)明創(chuàng)造”。與“申請專利的發(fā)明創(chuàng)造”的在先公開相對的是非“申請專利的發(fā)明創(chuàng)造”的在先公開。非“申請專利的發(fā)明創(chuàng)造”的在先公開是指在先公開的不是申請人正在“申請專利的發(fā)明創(chuàng)造”，而是他人獨立研發(fā)出來的發(fā)明創(chuàng)造，或者源于他人獨立研發(fā)搞出來的發(fā)明創(chuàng)造。非“申請專利的發(fā)明創(chuàng)造”的在先公開由于其公開的發(fā)明創(chuàng)造與在后“申請專利的發(fā)明創(chuàng)造”無關(guān)，故其不構(gòu)成在后“申請專利的發(fā)明創(chuàng)造”的在先公開。因此，這種在先公開無論是否在在后專利申請的申請日前“六個月”內(nèi)公開，只要其與在后專利申請屬于相同的發(fā)明創(chuàng)造，均可以破壞在后“申請專利的發(fā)明創(chuàng)造”的新穎性，從而使該在后專利申請不構(gòu)成不喪失新穎性的公開。

　　再次，不喪失新穎性的公開應(yīng)當(dāng)是在專利申請日前六個月內(nèi)的首次公開。只要“申請專利的發(fā)明創(chuàng)造”在其專利申請日前六個月之外已經(jīng)公開的，或者說“申請專利的發(fā)明創(chuàng)造”的公開日早于專利申請日，且距專利申請日超過六個月的，無論該在先公開超過六個月多少時間，均不構(gòu)成不喪失新穎性的公開。如果“申請專利的發(fā)明創(chuàng)造”在申請日前已經(jīng)公開多次，則其每次公開均應(yīng)當(dāng)是在專利申請日前六個月內(nèi)，才可能構(gòu)成不喪失新穎性的公開?！吧暾垖＠陌l(fā)明創(chuàng)造”只要有一次在先公開不在專利申請日前六個月內(nèi)，則其在先公開就足以破壞該專利申請的新穎性。如《專利審查指南》第二部分第三章第5節(jié)規(guī)定：“發(fā)生專利法第二十四條規(guī)定的任何一種情形之日起六個月內(nèi)，申請人提出申請之前，發(fā)明創(chuàng)造再次被公開的，只要該公開不屬于上述三種情況，則該申請將由于在后公開而喪失新穎性。再次公開屬于上述三種情況的，該申請不會因此而喪失新穎性，但是，寬限期自發(fā)明創(chuàng)造的第一次公開之日起計算?！?/span>

　　又次，從公開方式上看，專利申請人主動公開其發(fā)明創(chuàng)造的，其構(gòu)成不喪失新穎性的在先公開方式應(yīng)當(dāng)是在中國政府主辦或者承認的國際展覽會上首次展出的，或者在規(guī)定的學(xué)術(shù)會議或者技術(shù)會議上首次發(fā)表的。“所謂中國政府主辦的國際展覽會，包括國務(wù)院、各部委主辦或者國務(wù)院批準由其他機關(guān)或者地方政府舉辦的國際展覽會；中國政府承認的國際展覽會，包括一定級別的由外國舉辦的國際展覽會；所謂國際展覽會，是指展出的展品除了舉辦國的展品以外，還必須有來自外國的產(chǎn)品。展覽會上的展出只能是單純的展出，不包括銷售行為……”如果專利申請人在先主動公開其“申請專利的發(fā)明創(chuàng)造”采取不是上述方式，則均不構(gòu)成不喪失新穎性的公開。專利權(quán)人被動公開其發(fā)明創(chuàng)造的，即“申請專利的發(fā)明創(chuàng)造”是“他人未經(jīng)申請人同意而泄露其內(nèi)容的”，則無論其該他人采取何種公開方式，均可能構(gòu)成不喪失新穎性的公開。此外，有一種觀點認為從我國《專利法》第二十四條規(guī)定來看，在先展出公開只能是首次公開。“在現(xiàn)有法律沒有修改之前，無端忽略專利法第二十四條中的‘首次’明顯不妥?！币虼?，“展覽會上的展出……必須是首次，如果在申請日前六個月內(nèi)又發(fā)生了第二次展出，盡管也是在中國政府主辦或者承認的國際展覽會上，但已不符合該條的規(guī)定，不再享有新穎性寬限期。”我們認為這種觀點是不恰當(dāng)?shù)?，“申請專利的發(fā)明創(chuàng)造”只要是在專利申請日前六個月內(nèi)“中國政府主辦或者承認的國際展覽會上的展出”，如果首次展出都不使“申請專利的發(fā)明創(chuàng)造”喪失新穎性，則其后的展出也不應(yīng)當(dāng)使“申請專利的發(fā)明創(chuàng)造”喪失新穎性。

　　最后，在審查在先公開是否構(gòu)成不喪失新穎性的公開時，是否要考察地區(qū)時差？這就是說，如果在先公開的發(fā)明創(chuàng)造按照北京時間是在在后“申請專利的發(fā)明創(chuàng)造”申請日前六個月內(nèi)，但如果從該在先發(fā)明創(chuàng)造實際公開地的標準時間來看，其在先公開超出了六個月期限的，該在先公開是否足以破壞在后申請的新穎性？在目前的司法實踐中，申請人要求“六個月”的優(yōu)先權(quán)時，已經(jīng)確立了該“六個月”期限應(yīng)根據(jù)我國的標準時間來計算的規(guī)則。這對判斷是否構(gòu)成不喪失新穎性公開的“六個月”期限具有重要借鑒意義。我們認為，在我國申請專利就應(yīng)當(dāng)以我國的標準時間為準，在依據(jù)我國專利法判斷我國專利申請是否具有新穎性時，是否符合不喪失新穎性公開的“六個月”期限的法律規(guī)定應(yīng)當(dāng)根據(jù)我國的標準時間來確定，即使在先公開時間換算成其實際公開地的標準時間超出了“六個月”的期限，但只要根據(jù)我國的標準時間該在先公開是在“六個月”內(nèi)的，都可以構(gòu)成不喪失新穎性的公開。

　　二、適用不喪失新穎性公開的程序要件 

　　不喪失新穎性公開的程序要件，是指專利權(quán)人或?qū)＠暾埲酥鲝埰湓诤筇峤坏膶＠暾埐灰蛟谙裙_的相同的發(fā)明創(chuàng)造而實施新穎性時應(yīng)當(dāng)遵循的程序，如其應(yīng)當(dāng)向誰主張、如何主張、何時主張及如何證明其主張等。

　　首先，專利申請人認為其“申請專利的發(fā)明創(chuàng)造”構(gòu)成不喪失新穎性的公開的，原則上應(yīng)當(dāng)在專利申請審查過程中明確提出該主張。如果專利申請人明知其專利申請構(gòu)成不喪失新穎性的公開卻不明確提出該主張的，則可能導(dǎo)致其喪失主張“申請專利的發(fā)明創(chuàng)造”不喪失新穎性公開的機會。

　　其次，專利申請人主張其“申請專利的發(fā)明創(chuàng)造”構(gòu)成不喪失新穎性公開的，應(yīng)當(dāng)在指定期限內(nèi)明確該主張。如果“申請專利的發(fā)明創(chuàng)造”是在中國政府主辦或者承認的國際展覽會上首次展出，或者在規(guī)定的學(xué)術(shù)會議或者技術(shù)會議上首次發(fā)表的，根據(jù)《專利審查指南》第一部分第一章第6.3.1節(jié)和6.3.2節(jié)的規(guī)定，申請人要求不喪失新穎性寬限期的，應(yīng)當(dāng)在提出申請時作出聲明，即申請人應(yīng)當(dāng)在其專利申請日主張根據(jù)上述理由的不喪失新穎性的公開。如果“申請專利的發(fā)明創(chuàng)造”是他人未經(jīng)申請人同意而泄露其內(nèi)容的，《專利審查指南》第一部分第一章第6.3.3節(jié)的規(guī)定，若申請人在申請日前已獲知，應(yīng)當(dāng)在提出專利申請時聲明；若申請人在申請日以后得知的，應(yīng)當(dāng)在得知情況后兩個月內(nèi)提出要求不喪失新穎性寬限期的聲明。

　　再次，專利申請人主張其“申請專利的發(fā)明創(chuàng)造”構(gòu)成不喪失新穎性公開的，應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定的方式提出聲明。從《專利審查指南》第一部分第一章第6.3節(jié)的規(guī)定來看，申請人在申請日主張其“申請專利的發(fā)明創(chuàng)造”不喪失新穎性公開的，應(yīng)當(dāng)在請求書中聲明，故其應(yīng)當(dāng)以書面形式作出該聲明。申請人在申請日后得知他人未經(jīng)申請人同意而泄露其“申請專利的發(fā)明創(chuàng)造”內(nèi)容的，雖然《專利審查指南》只是規(guī)定申請人“應(yīng)當(dāng)在得知情況后兩個月內(nèi)提出要求不喪失新穎性寬限期的聲明”，而未規(guī)定該聲明的具體形式，但從審查實踐及《專利審查指南》上述規(guī)定的上下文內(nèi)容來看，申請人也應(yīng)當(dāng)提交書面聲明。

　　最后，專利申請人主張其“申請專利的發(fā)明創(chuàng)造”構(gòu)成不喪失新穎性公開的，負有證明其主張的義務(wù)。《中華人民共和國專利法實施細則》（簡稱《專利法實施細則》）第三十一條第三款規(guī)定：“申請專利的發(fā)明創(chuàng)造有專利法第二十四條第（三）項所列情形的，國務(wù)院專利行政部門認為必要時，可以要求申請人在指定期限內(nèi)提交證明文件?！睆纳鲜龇梢?guī)定來看，申請人或者專利權(quán)人在得知其申請或?qū)＠哂小秾＠ā返诙臈l第（三）項規(guī)定的不喪失新穎性公開的情形時，可以應(yīng)國務(wù)院專利行政部門的要求在指定期限內(nèi)提交證明文件。從《專利審查指南》第一部分第一章第6.3節(jié)的規(guī)定來看，申請人在申請日主張其“申請專利的發(fā)明創(chuàng)造”構(gòu)成不喪失新穎性公開的，應(yīng)當(dāng)在自申請日起兩個月內(nèi)提交證明材料；若申請人在申請日以后才得知其“申請專利的發(fā)明創(chuàng)造”在申請日前六個月內(nèi)由他人未經(jīng)其同意而泄露了其內(nèi)容的，也應(yīng)當(dāng)在得知情況后兩個月內(nèi)提交證明材料。

作者：劉曉軍 北京市高級人民法院知識產(chǎn)權(quán)庭法官 

來源：China IP

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