拍案說(shuō)法

　　編者按 在北京市高級(jí)人民法院知識(shí)產(chǎn)權(quán)庭的大力支持下，經(jīng)過(guò)縝密的準(zhǔn)備，我們將從本期開(kāi)始連續(xù)刊發(fā)從事商標(biāo)確權(quán)審判工作多年的法官撰寫(xiě)的相關(guān)案例評(píng)析，并開(kāi)設(shè)此專(zhuān)欄以饗讀者。

　　鐘 鳴

　　本案要旨

　　對(duì)于將商品特定部位的立體形狀（或圖案、顏色等）申請(qǐng)注冊(cè)為位置商標(biāo)的，應(yīng)當(dāng)提交其經(jīng)過(guò)實(shí)際使用取得顯著特征的證據(jù)，未提供相應(yīng)證據(jù)的，應(yīng)當(dāng)以該商標(biāo)缺乏顯著特征為由駁回其注冊(cè)申請(qǐng)。

　　案情

　　薩塔有限公司的國(guó)際注冊(cè)第896064號(hào)圖形商標(biāo)（簡(jiǎn)稱申請(qǐng)商標(biāo)），其基礎(chǔ)注冊(cè)國(guó)為德國(guó)，國(guó)際注冊(cè)日為2006年6月26日，指定使用商品為第7類(lèi)：油漆噴槍。在國(guó)際公告中對(duì)申請(qǐng)商標(biāo)的說(shuō)明為：該商標(biāo)由位于噴漆槍把手底部的藍(lán)色標(biāo)記組成；該標(biāo)記呈盤(pán)狀，從把手的三面都可見(jiàn)，厚約3至5mm，長(zhǎng)和寬約10至20mm；圖中可見(jiàn)的其他特征并不構(gòu)成該商標(biāo)的組成部分。（見(jiàn)下圖方框部分）

　　申請(qǐng)商標(biāo)

　　2007年7月11日，國(guó)家工商行政管理總局商標(biāo)局以申請(qǐng)商標(biāo)缺乏顯著特征為由，駁回申請(qǐng)商標(biāo)的注冊(cè)申請(qǐng)。

　　2008年12月29日，國(guó)家工商行政管理總局商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱商評(píng)委）作出商評(píng)字〔2008〕第30558號(hào)《關(guān)于國(guó)際注冊(cè)第896064號(hào)圖形商標(biāo)駁回復(fù)審決定書(shū)》（簡(jiǎn)稱第30558號(hào)決定），該決定認(rèn)定：申請(qǐng)商標(biāo)為指定使用商品的常用外形，消費(fèi)者不易將其作為商標(biāo)識(shí)別，申請(qǐng)商標(biāo)缺乏顯著特征，難以起到商標(biāo)的識(shí)別作用。據(jù)此商評(píng)委依據(jù)商標(biāo)法第十一條第一款第（三）項(xiàng)及第二十八條的規(guī)定，決定：申請(qǐng)商標(biāo)指定使用在第7類(lèi)油漆噴槍商品上在中國(guó)的領(lǐng)土延伸保護(hù)申請(qǐng)，予以駁回。

　　薩塔有限公司不服上述決定，提起行政訴訟。

　　判決

　　北京市第一中級(jí)人民法院依照《中華人民共和國(guó)行政訴訟法》第五十四條第（一）項(xiàng)之規(guī)定，判決：維持商評(píng)委第30558號(hào)決定。薩塔有限公司不服，向北京市高級(jí)人民法院提起上訴。北京市高級(jí)人民法院依照《中華人民共和國(guó)行政訴訟法》第六十一條第（一）項(xiàng)之規(guī)定，判決：駁回上訴，維持原判。

　　評(píng)析

　　本案涉及的是比較特殊的一類(lèi)商標(biāo)——位置商標(biāo)的顯著特征的審查。位置商標(biāo)通常是指將指定使用商品的特定位置的立體形狀（或圖案、顏色）等申請(qǐng)注冊(cè)的商標(biāo)。比較典型的是Levi’s牛仔褲后兜上的兩條曲線的位置商標(biāo)（見(jiàn)下圖）。　

　　Levi’s位置商標(biāo)

　?。▽?shí)線表示商標(biāo)圖樣，虛線表示所處位置）

　　我國(guó)商標(biāo)法上沒(méi)有關(guān)于位置商標(biāo)的具體規(guī)定，但《商標(biāo)法新加坡條約》（我國(guó)于2008年1月29日加入該條約）及其實(shí)施細(xì)則允許位置商標(biāo)申請(qǐng)注冊(cè)。因此在我國(guó)，商品特定位置的立體形狀、圖案、顏色或其組合申請(qǐng)注冊(cè)位置商標(biāo)的，可以分別作為立體商標(biāo)、圖形商標(biāo)、顏色商標(biāo)或組合商標(biāo)進(jìn)行注冊(cè)。

　　顯著特征是指，一個(gè)標(biāo)志所具有的能夠使消費(fèi)者通過(guò)它來(lái)識(shí)別商品或服務(wù)的提供者的特征。從商標(biāo)的性質(zhì)、功能來(lái)看，商標(biāo)是區(qū)別商品或服務(wù)的不同提供者的標(biāo)志，即消費(fèi)者在看到商品上附著的商標(biāo)標(biāo)志就能知曉該商品的提供者（但不要求消費(fèi)者知曉商品提供者的具體名稱）。標(biāo)志與商品越不相關(guān)，該標(biāo)志作為商標(biāo)的顯著特征越強(qiáng)；標(biāo)志與商品完全重合時(shí)，標(biāo)志無(wú)從發(fā)揮識(shí)別商品來(lái)源的作用，也就沒(méi)有顯著特征。對(duì)于缺乏顯著特征的標(biāo)志可以通過(guò)使用取得“第二含義”——作為商標(biāo)標(biāo)示商品來(lái)源的含義而取得顯著特征。在判斷一個(gè)標(biāo)志是否具有顯著特征，應(yīng)當(dāng)根據(jù)該標(biāo)志與其所標(biāo)示的商品或服務(wù)的關(guān)系來(lái)判斷，當(dāng)標(biāo)志與商品重合時(shí)，應(yīng)當(dāng)根據(jù)其使用證據(jù)來(lái)判斷是否獲得“第二含義”。位置商標(biāo)表示的是商品特定位置的立體形狀、圖案、顏色或其組合，因其屬于商品的一部分，因此如果其上不附加任何其他信息，即使其造型、位置獨(dú)特也只能與其他商品進(jìn)行區(qū)分，無(wú)法用它來(lái)區(qū)分這些商品的不同提供者，而顯著特征要求的并非是對(duì)商品的區(qū)分功能而是對(duì)商品的不同提供者的區(qū)分功能。即使商品特定位置的立體形狀、圖案、顏色或其組合非常獨(dú)特，也不能作為商標(biāo)注冊(cè)，因?yàn)樯虡?biāo)法并不保護(hù)制造者所創(chuàng)造出的獨(dú)特形狀、圖案、顏色或其組合，那是專(zhuān)利法的任務(wù)，要取得商標(biāo)注冊(cè)和保護(hù)，該標(biāo)志必須能夠讓相關(guān)公眾識(shí)別其提供者。因此位置商標(biāo)只有取得“第二含義”才能獲得注冊(cè)。

　　就本案而言，薩塔有限公司的申請(qǐng)商標(biāo)是其指定使用商品中的特定位置，由于商標(biāo)屬于商品的一部分，往往不會(huì)使消費(fèi)者認(rèn)識(shí)到其為標(biāo)示商品提供者的標(biāo)志，除非能夠證明，該標(biāo)志已經(jīng)通過(guò)使用使消費(fèi)者能夠通過(guò)它來(lái)識(shí)別商品的提供者，否則該標(biāo)志不具有可以作為商標(biāo)注冊(cè)的顯著特征。薩塔有限公司關(guān)于其申請(qǐng)商標(biāo)所處位置及其顏色設(shè)計(jì)的獨(dú)創(chuàng)性以及同行業(yè)經(jīng)營(yíng)者的同種商品并無(wú)此種設(shè)計(jì)的主張，僅能說(shuō)明申請(qǐng)商標(biāo)作為商品的一部分或其整個(gè)商品可能具有外觀設(shè)計(jì)的新穎性并受到專(zhuān)利法的保護(hù)，但不能作為其申請(qǐng)商標(biāo)具有顯著特征的理由。因此，在薩塔有限公司沒(méi)有提供證據(jù)證明其商標(biāo)經(jīng)過(guò)使用獲得顯著特征的情況下，該商標(biāo)因缺乏顯著特征而不能獲得注冊(cè)。綜上，北京市高級(jí)人民法院認(rèn)為，北京市第一中級(jí)人民法院的判決和商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)第30558號(hào)決定的認(rèn)定是正確的，申請(qǐng)商標(biāo)的注冊(cè)申請(qǐng)應(yīng)予駁回。

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